Embora o princípio da especialidade, em regra, limite a proteção da marca à classe para a qual foi registrada, ele não tem caráter absoluto e deve ser interpretado à luz das circunstâncias concretas e da finalidade maior do sistema marcário
A juíza Luísa Ferreira Lima Almeida, da 11ª Vara Federal Cível de Salvador, fez essa ponderação ao julgar procedente a ação do Esporte Clube Bahia para que apenas ele comercialize produtos e serviços identificados pela marca BBMP, alusão à expressão “Bora Bahêa Minha Porra”, consagrada pela torcida da agremiação.
O Bahia ajuizou ação de nulidade de registro de marca cumulada com abstenção do uso porque a Juíza ordena uso exclusivo da marca BBMP pelo EC Bahia empresa conseguiu registrar a grife BBMP no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), apesar de já estar registrada em nome do clube.
A agremiação baiana registrou a marca em 2018 e a vinculou a vários serviços: organização de espetáculos e eventos, prestação de assessoria, venda de ingressos para shows e espetáculos, aluguel de estádio e consultoria esportiva e cultural, entre outros.
A empresa ré conseguiu licenciar a mesma marca em 2021 para o comércio de camisas, bonés, chaveiros, sapatos, relógios, recipientes, isolantes térmicos para alimentos ou bebidas, copos para beber, canecas, bolsas, mochilas e artigos de pelúcia.
Na ação, ela defendeu a regularidade do registro da marca sob a sua titularidade. A companhia alegou que houve a aplicação do princípio da especialidade e negou a ocorrência de confusão, pois são distintos os produtos e serviços comercializados por ela e pelo clube com a grife BBMP. Nesse cenário, refutou a hipótese de promover “marketing de emboscada”.
Apesar de figurar no polo passivo da demanda e ter deferido o requerimento de registro de marca formulado pela ré, o INPI se manifestou pela procedência da ação do Bahia. A autarquia também pediu para não ser condenada na verba honorária.
Migração interpolar
Em razão do alinhamento do INPI à tese da parte autora, Luisa Almeida reconheceu o deslocamento da autarquia para o polo ativo. Ela explicou que, diante de um interesse público implícito e para prestigiar o “princípio do litisconsórcio dinâmico”, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite essa migração interpolar.
“Trata-se de solução que prestigia não apenas a efetividade processual, mas, sobretudo, a finalidade pública de preservação da legalidade e da coerência do sistema de proteção à propriedade industrial”, anotou a juíza.
Público-alvo idêntico
Após consignar ser incontroverso nos autos o prévio registro da expressão BBMP no INPI pelo clube, a magistrada frisou que a anterioridade do registro constitui elemento central do sistema marcário, cujo objetivo é evitar confusão, associação indevida e concorrência desleal, preservando a boa-fé nas relações de consumo e a função social da marca.
Nesse sentido, a juíza avaliou que a distinção de produtos e serviços nos registros conferidos pelo INPI não é suficiente para legitimar a coexistência de marcas nominativas idênticas. “O público-alvo é coincidente; e a associação entre a marca e o titular originário (Esporte Clube Bahia) é direta, imediata e inevitável”.
“A expressão BBMP adquiriu inegável carga simbólica, histórica e cultural, estando profundamente enraizada na identidade do Esporte Clube Bahia e de sua torcida. Não há no imaginário coletivo ou no mercado qualquer outra entidade, produto ou serviço ao qual a expressão ‘BBMP’ remeta senão ao clube de futebol autor”, destacou.
A sentença declarou a nulidade do registro da marca BBMP conferida pelo INPI à empresa, que deve se abster, de forma definitiva, de utilizá-la em qualquer meio, produto ou forma de divulgação. A decisão fixou à ré o prazo de 30 dias para cumprir esse comando, sob pena de multa diária de R$ 5 mil por dia de descumprimento.
A empresa também foi condenada a arcar com os honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3 mil, em razão do baixo valor atribuído à causa e do pequeno valor do capital social da pessoa jurídica.
Fonte: Conjur
